在初審、實(shí)審、復(fù)審中可以對說明書和權(quán)利要求書進(jìn)行修改,無效宣告階段只能對權(quán)利要求書做進(jìn)一步的限定。申請人也可通過意見陳述的方式對權(quán)利要求保護(hù)范圍做限制。但在當(dāng)前大環(huán)境下,專利申請人或者專利權(quán)人往往專注于如何能夠說服專利審查員獲得專利的終授權(quán)或者權(quán)利的維持,對于修改和陳述會(huì)如何影響專利侵權(quán)的認(rèn)定,缺乏一定認(rèn)識(shí)。因此,有必要對涉及“禁止反悔”相關(guān)案例進(jìn)行梳理和研究,分析何種情況下的修改適用禁止反悔原則,并給出了相關(guān)建議。
一、 引言
在初審、實(shí)審、復(fù)審中可以對說明書和權(quán)利要求書進(jìn)行修改,無效宣告階段只能對權(quán)利要求書做進(jìn)一步的限定。通常說明書的修改通常于形式或者錯(cuò)別字修改,或者將僅記載于權(quán)要求中的技術(shù)方案增補(bǔ)說明書中。通常我們主要關(guān)注權(quán)利要求書的修改,其直接影響授權(quán)范圍大小。同時(shí),在專利審查各階段,申請人也可通過意見陳述的方式對權(quán)利要求保護(hù)范圍做解釋與澄清。毫無疑問,上述修改或者意見陳述均影響權(quán)利要求保護(hù)范圍的邊界。但在當(dāng)前大環(huán)境下,專利申請人或者專利權(quán)人往往專注于如何能夠說服專利審查員獲得專利的終授權(quán)或者權(quán)利的維持,對于修改和陳述如會(huì)影響專利侵權(quán)的勝負(fù),缺乏一定認(rèn)識(shí)。在專利侵權(quán)司法實(shí)踐中,“禁止反悔原則”的適用使得這些修改和意見陳述對案件的勝負(fù)起到關(guān)鍵作用。因此,有必要對相關(guān)案例進(jìn)行梳理和研究。
二、具體案例與分析
“禁止反悔原則”原則即指專利權(quán)人在專利授權(quán)或者確權(quán)程序中,為獲得授權(quán)或維持專利權(quán)有效性而對專利范圍進(jìn)行的限制,在專利侵權(quán)訴訟中不得再主張將自己所做的限制納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。較高人民法院2009年出臺(tái)的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》(下稱司法解釋一)第6條中正式確立,在2017年較高人民法院出臺(tái)的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題解釋(二)》(一下簡稱解釋(二))又作出了進(jìn)一步的規(guī)定,即雖然專利申請人或者專利權(quán)人在專利授權(quán)或確權(quán)程序中作出了限縮性的修改或者意見陳述,但該限縮性的修改或者意見陳述在相應(yīng)的行政程序中被明確否定的,則不會(huì)引起禁止反悔原則的適用。其中,對專利范圍的限制指的就是對權(quán)利要求的修改以及涉及權(quán)利要求保護(hù)范圍的意見陳述。其中,并沒有限定是主動(dòng)修改還是應(yīng)審查員的要求的修改。因此,在答復(fù)審查員意見或者修改權(quán)利要求時(shí),還應(yīng)當(dāng)考慮后是否會(huì)導(dǎo)致續(xù)禁止反悔原則的適用。下面針對兩個(gè)經(jīng)典案例,針對禁止反悔原則的適用做一個(gè)梳理。
案例一:愛國者案
愛國者電子科技有限公司(下稱愛國者公司)與中國惠普有限公司(下稱惠普公司)、北京世紀(jì)藍(lán)快科技發(fā)展有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案中,涉及對禁止反悔原則的適用。具體案情如下:愛國者公司系專利號為ZL200610079222.2、名稱為“SATA連接器&”的發(fā)明專利(簡稱涉案專利)的權(quán)利人。愛國者公司認(rèn)為惠普公司生產(chǎn)并銷售的涉案光驅(qū)中的插頭構(gòu)成對涉案專利權(quán)利要求1的等同侵權(quán)。涉及等同侵權(quán)的技術(shù)特征為:涉案專利權(quán)利要求1的電源端子與數(shù)據(jù)端子分別位于絕緣本體的“內(nèi)壁及外壁”,而被控侵權(quán)插頭的電源端子與數(shù)據(jù)端子均位于“內(nèi)壁”。針對該區(qū)別技術(shù)特征,愛國者公司認(rèn)為構(gòu)成等同侵權(quán)。而惠普公司認(rèn)為,愛國者公司提交給國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局(簡稱專利局)的SATA連接器的靠前次審查意見通知書的意見陳述書和修改權(quán)利要求書中,將包含有電源端子與數(shù)據(jù)端子均位于“內(nèi)壁”這一技術(shù)特征的涉案專利原權(quán)利要求2進(jìn)行了放棄,依據(jù)禁止反悔原則,該特征不屬于涉案專利現(xiàn)權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。原權(quán)利要求書記載如下:1.一種SATA連接器插頭,包括本體和于本體兩端延伸出來的端子部和電纜部,端子部包括端子承載部和多個(gè)端子,所述電纜部包括與端子電性相連的電纜,其特征在于:所述端子包括數(shù)據(jù)端子和電源端子,兩者電性隔離,并分布于同一端子承載部上。2.如權(quán)利要求1所述的SATA連接器插頭,其特征在于:所述端子承載部為一絕緣本體,絕緣本體圍成一容納空間,所述數(shù)據(jù)端子和電源端子分別位于絕緣本體內(nèi)壁的不同側(cè)面。3.如權(quán)利要求1所述的SATA連接器插頭,其特征在于:所述端子承載部為一絕緣本體,絕緣本體圍成一容納空間,所述電源端子和數(shù)據(jù)端子中的一種端子位于絕緣本體的內(nèi)壁側(cè)面,另外一種端子位于絕緣本體的外壁側(cè)面。一審和二審法院均支持了惠普公司的主張,即認(rèn)為“愛國者公司明確放棄了“電源端子與數(shù)據(jù)端子均位于內(nèi)壁”這一技術(shù)特征,放棄原因在于其認(rèn)為包括上述技術(shù)特征在內(nèi)的權(quán)利要求2的技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)不具有實(shí)質(zhì)性進(jìn)步。在此情況下,愛國者公司將該技術(shù)特征變更為現(xiàn)權(quán)利要求中的“所述的數(shù)據(jù)端子位于絕緣本體的外壁的上側(cè)面,所述的電源端子位于絕緣本體的內(nèi)壁的下側(cè)面”。因此,愛國者公司對“電源端子與數(shù)據(jù)端子均位于內(nèi)壁”這一技術(shù)特征所作的放棄,不應(yīng)再次納入其權(quán)利保護(hù)范圍。一審、二審法院認(rèn)定關(guān)于惠普公司提出的禁止反悔原則的主張成立的認(rèn)定正確,惠普公司不構(gòu)成對涉案專利的侵犯。
案例二: 中譽(yù)電子案
較高人民法院于2012 年4 月12 日審結(jié)的申請?jiān)賹徣酥凶u(yù)電子(上海)有限公司與被申請人上海九鷹電子科技有限公司侵犯實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案(簡稱“九鷹專利案”)。也是涉及禁止反悔原則的一個(gè)案例。案情是這樣的:中譽(yù)電子(上海)有限公司(簡稱中譽(yù)公司)是名稱為“一種舵機(jī)”、專利號為ZL200720069025.2 的實(shí)用新型專利的獨(dú)占實(shí)施被許可人,其發(fā)現(xiàn)上海九鷹電子科技有限公司(簡稱九鷹公司)制造、銷售的一款航模產(chǎn)品侵害了其享有的專利權(quán),遂向法院提起訴訟。該專利權(quán)利要求1-3 為: “1.一種模型舵機(jī),其特征在于,包括支架、電機(jī)、絲桿和滑塊,所述支架包括電機(jī)座和滑塊座,所述電機(jī)設(shè)置于所述電機(jī)座內(nèi),在所述電機(jī)的一端設(shè)置有一主動(dòng)齒輪,所述絲桿縱向穿過所述滑塊座,在所述絲桿的一端設(shè)置有一從動(dòng)齒輪,所述主動(dòng)齒輪和所述從動(dòng)齒輪相互嚙合,所述滑塊穿在所述絲桿上,并且所述滑塊伸出所述滑塊,在所述滑塊底面設(shè)置有一電刷。2.如權(quán)利要求1所述的舵機(jī),其特征在于,在所述支架上,設(shè)置有固定到一舵機(jī)驅(qū)動(dòng)電路板上的固定孔。3.如權(quán)利要求2所述的舵機(jī),其特征在于,在所述舵機(jī)驅(qū)動(dòng)電路板上,印制有一條形的碳膜和銀膜,所述支架通過其上的固定孔固定到所述舵機(jī)驅(qū)動(dòng)電路板上,且所述滑塊底面上的電刷與該碳膜和銀膜相接觸”。上海九鷹公司遂向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)針對上述專利提出了無效宣告請求,專利復(fù)審委員會(huì)做主13717號無效決定:宣告上述實(shí)用新型專利權(quán)權(quán)利要求1-2、4-6 無效,在權(quán)利要求3 的基礎(chǔ)上維持專利權(quán)有效。案件爭議焦點(diǎn)為:權(quán)利要求3是否視為對權(quán)利要求1的修改,從而引發(fā)禁止反悔原則的適用,即專利權(quán)人放棄了除“銀膜”之外的技術(shù)方案。二審法院認(rèn)為適用禁止反悔原則。而較高人民法院提審后的結(jié)論是,不適用禁止反悔原則。主要理由是:每一項(xiàng)權(quán)利要求都是單獨(dú)的、完整的技術(shù)方案,每一項(xiàng)權(quán)利要求都應(yīng)準(zhǔn)確、完整地概括申請人在原始申請中各自要求的保護(hù)范圍,而不論其是否以獨(dú)立權(quán)利要求的形式出現(xiàn)。在判斷是否構(gòu)成禁止反悔原則中的‘放棄’時(shí),應(yīng)充分注意專利權(quán)人未自我放棄的情形,嚴(yán)格把握放棄的認(rèn)定條件。如果該從屬權(quán)利要求中的附加技術(shù)特征未被該獨(dú)立權(quán)利要求所概括,則因該附加技術(shù)特征沒有原始參照,故不能推定該附加技術(shù)特征之外的技術(shù)方案已被全部放棄。”即“權(quán)利要求3 中的‘銀膜’并沒有被權(quán)利要求1-2 所提及。而且,中譽(yù)公司在專利授權(quán)和無效宣告程序中沒有修改權(quán)利要求和說明書,在意見陳述中也沒有放棄除‘銀膜’外其他導(dǎo)電材料作為導(dǎo)流條的技術(shù)方案。因此,不應(yīng)當(dāng)基于權(quán)利要求1-2 被宣告無效,而認(rèn)為對權(quán)利要求3 的附加技術(shù)特征‘銀膜’不能再適用等同原則。終判決故九鷹公司構(gòu)成對涉案專利的侵犯,依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)停止侵權(quán)的民事責(zé)任。
以上兩個(gè)案例,均涉及常見的權(quán)利要求的修改,能否使用等同侵權(quán)原則所導(dǎo)致侵權(quán)結(jié)果不一樣,看似得出了相反的結(jié)論。但仔細(xì)分析兩個(gè)案例,發(fā)現(xiàn)其權(quán)利要求具體修改事實(shí)是不同的,即刪除的權(quán)利要求與保留的權(quán)利要求之間是否具有參考關(guān)系不同。
在案例一愛國者案例中,原權(quán)利要求2、3 均是引用原權(quán)利要求1的并列技術(shù)方案,都對電源端子和數(shù)據(jù)端子設(shè)置與絕緣本地的位置進(jìn)行了限定。原權(quán)利要求2的技術(shù)方案是“電源端子與數(shù)據(jù)端子均位于內(nèi)壁”;原權(quán)利要求3的技術(shù)方案是“電源端子和數(shù)據(jù)端子中的一種端子位于絕緣本體的內(nèi)壁側(cè)面,另外一種端子位于絕緣本體的外壁側(cè)面”。權(quán)利要求2與權(quán)利要求3的技術(shù)方案是有相互關(guān)聯(lián)性,所做的修改就是將電源端子和數(shù)據(jù)端子位于絕緣本體內(nèi)壁的技術(shù)方案放棄,保留了一種位于外壁,可見兩個(gè)保護(hù)范圍具有一定參照性的。此時(shí),在審查員指出權(quán)利要求1不具有新穎性,權(quán)利要求2不具有創(chuàng)造性情況下,為了與現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行劃界,申請人刪除了電源端子和數(shù)據(jù)端子均設(shè)置絕緣本體內(nèi)壁側(cè)面的技術(shù)方案,并據(jù)此獲得了專利權(quán)的授權(quán)。也就是說,為了獲得授權(quán),愛國者公司對請求保護(hù)的權(quán)利要求保護(hù)的范圍進(jìn)行的限制,進(jìn)而在專利侵權(quán)訴訟中不得再主張將自己所做的限制納入專利權(quán)的保護(hù)范圍中。
在案例二中譽(yù)電子案中,原權(quán)利要求3引用原權(quán)利要求2 ,原權(quán)利要求2引用原獨(dú)立權(quán)利要求1。權(quán)利要求2進(jìn)一步限定在架上設(shè)置有固定孔,從而便于舵機(jī)驅(qū)動(dòng)電路板的固定;權(quán)利要求3進(jìn)一步引用權(quán)利要求2基礎(chǔ)上,在所述舵機(jī)驅(qū)動(dòng)電路板上印制有碳膜和銀膜,所述滑塊底面上的電刷與該碳膜和銀膜相接觸??梢?,權(quán)利要求2、3所限定的是涉案主題不同的結(jié)構(gòu)部分,二者沒有相關(guān)性,也沒有參考性。也就是說,權(quán)利要求3中進(jìn)一步限定的技術(shù)特征是靠前次在權(quán)利要求書中出現(xiàn),在其引用的前述權(quán)利要求中均沒有出現(xiàn)。相對于權(quán)利要求1和/或2的技術(shù)方案而言,權(quán)利要求3所限定的技術(shù)方案也是一個(gè)獨(dú)立的技術(shù)方案,由于與權(quán)利要求3的附加技術(shù)特征具有一定的獨(dú)立性,刪除權(quán)1和權(quán)2并沒有產(chǎn)生對權(quán)利要求3技術(shù)方案的限制,從而沒有導(dǎo)致與其相關(guān)技術(shù)方案的放棄。因此,在專利侵權(quán)訴訟中,不應(yīng)適用禁止反悔原則。
三、實(shí)務(wù)建議
通過對上述兩個(gè)案件的梳理,我們看到對于何種修改下的適用“禁止反悔”原則,是需要對針對特定的修改情形而言的。不同情形,可能產(chǎn)生不同的適用結(jié)果。鑒于禁止反悔原則直接影響限制能否適用等同原則,其適用與否的重要性不言而喻。禁止反悔原則的設(shè)立是為了避免專利權(quán)人 ‘兩頭得利’,違反民法的誠實(shí)信用原則。這就要求專利申請人在專利申請前、專利授權(quán)和確權(quán)階段都要繃緊“禁止反悔原則”這一紅線。鑒于提交申請后修改具有一定難度,建議在申請前,充分檢索現(xiàn)有技術(shù),盡量準(zhǔn)確與現(xiàn)有技術(shù)劃界;針對自己的創(chuàng)新性貢獻(xiàn),合理、全面的設(shè)計(jì)權(quán)利要求布局,盡量具有橫向和縱向二維布局體系。提交專利申請后,與專利審查員的交互中,書面的修改和陳述務(wù)必審慎,尤其是對于專利,除參考專利代理人意見外,更應(yīng)該與專利法務(wù)、律師等有經(jīng)驗(yàn)人士,避免為了急切獲得授權(quán)隨意修改,導(dǎo)致授權(quán)后專利難以發(fā)揮大炮的威力,造成不可估計(jì)的損失;后,“禁止反悔原則”也是涉及專利侵權(quán)糾紛時(shí),非常有效的防御工具,對涉案專利的審查檔案進(jìn)行分析研究,尋找突破口,可實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)敗為勝的新局面。
四、小結(jié)
綜上,是筆者較為淺顯的研究,以期拋磚引玉。禁止反悔原則是一個(gè)貫穿授權(quán)、確權(quán)、侵權(quán)環(huán)節(jié)的重要制度,對它的理解和適用還在不斷的發(fā)展中,還需要廣大專利代理人、專利律師不斷的實(shí)踐和總結(jié)。